Volltextveröffentlichungen (2)

• Justiz Hamburg

  Rabattvertrag

  § 10 Abs 1 PatG, § 129 Abs 1 S 2 SGB 5, § 129 Abs 1 S 3 SGB 5, § 130a Abs 8 SGB 5
  Mittelbare Patentverletzung: Uneingeschränkter Beitritt des Generika-Herstellers mit seinem pharmazeutischem Präparat zu einem nicht indikationsbeschränkten Rabattvertrag im Open-House-Verfahren

• juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Kurzfassungen/Presse

• juve.de (Kurzinformation)

  Pfizer setzt Second-Medical-Use-Patent durch

Papierfundstellen

• GRUR-RR 2015, 330

Wird zitiert von ... (6)Neu Zitiert selbst (22)

• BGH, 09.01.2007 - X ZR 173/02

  Haubenstretchautomat

  Auszug aus LG Hamburg, 02.04.2015 - 327 O 67/15

  Damit sind zwei Alternativen eröffnet, das nach dem gesetzlichen Tatbestand erforderliche subjektive Moment festzustellen: Entweder ist dem Dritten bekannt, dass der Abnehmer die Mittel zur patentgemäßen Benutzung bestimmt hat, oder aus der Sicht des Dritten ist bei objektiver Betrachtung nach den Umständen mit hinreichender Sicherheit zu erwarten, dass der Abnehmer die angebotenen oder gelieferten Mittel zur patentverletzenden Verwendung bestimmen wird ( BGH GRUR 2007, 679 ff. (683) - Haubenstretchautomat m. w. N.).

  a) Kommt es nicht in jedem Fall zur Patentverletzung, sondern kann das angegriffene Mittel auch patentfrei eingesetzt werden, ist nur ein eingeschränktes Verbot gerechtfertigt ( BGH GRUR 2004, 758, 763 - Flügelradzähler ; BGH GRUR 2007, 679, 685 - Haubenstretchautomat ).

  Dabei ist sicherzustellen, dass einerseits der wirtschaftliche Verkehr mit dem angegriffenen Gegenstand außerhalb des Schutzrechts unbeeinträchtigt bleibt und andererseits der unmittelbar patentverletzende Gebrauch durch den Abnehmer mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen wird ( BGH GRUR 2007, 679, 685 - Haubenstretchautomat ;… Kühnen , Handbuch der Patentverletzung, 7. Auflage 2014, Rn. 324).

  Dabei obliegt es der tatrichterlichen Würdigung, welche Vorsorgemaßnahmen der Anbieter eines Mittels, das sowohl patentfrei als auch patentverletzend benutzt werden kann, zu treffen hat, um unerlaubte Patentbenutzungen auszuschließen ( BGH GRUR 2007, 679, 685 - Haubenstretchautomat ;… Mes , PatG/GebrMG, 3. Auflg. 2011, § 10 PatG Rn. 54).

• OLG Hamburg, 19.04.2001 - 3 U 231/00

  Einstweilige Verfügung wegen Unterlassungsanspruch in …

  Auszug aus LG Hamburg, 02.04.2015 - 327 O 67/15

  a) Der Erlass einer einstweiligen Verfügung auf Unterlassung in Patentsachen kommt grundsätzlich nur dann in Betracht, wenn sowohl die Frage der Patentverletzung als auch der Bestand des Verfügungspatents im Ergebnis so eindeutig zugunsten der Antragstellerin zu beantworten sind, dass eine fehlerhafte, in einem etwa nachfolgenden Hauptsacheverfahren zu revidierende Entscheidung nicht ernstlich zu erwarten ist ( OLG Hamburg GRUR-RR 2002, 244, 245 - Spannbacke ; OLG Hamburg , Urteil vom 6.6.2013 - Az. 3 U 197/12; vgl. auch OLG Düsseldorf , Urteil vom 29.04.2010 - I 2 U 126/09 = BeckRS 2010, 15862).

  Soweit das Patent angegriffen ist, muss sich das Verletzungsgericht aber mit den Argumenten auseinandersetzen und prüfen, ob ernst zu nehmende Anhaltspunkte dafür bestehen, dass das Verfügungspatent keinen Bestand haben wird ( OLG Hamburg GRUR-RR 2002, 244, 245 - Spannbacke ), wobei im Falle von Generika-Unternehmen auf der Antragsgegnerseite - wie vorliegend - aufgrund der in diesen Fällen vorzunehmenden besonderen Interessenabwägung die Verbotsverfügung auch dann zu ergehen hat, wenn für das Verletzungsgericht keine endgültige Sicherheit über den Rechtsbestand gewonnen werden kann, aber mehr für als gegen ihn spricht (vgl. OLG Düsseldorf GRUR-RR 2013, 236, 240 - Flupirtin-Maleat ).

• BGH, 10.10.2000 - X ZR 176/98

  Luftheizgerät; Voraussetzung der mittelbaren Patentverletzung

  Auszug aus LG Hamburg, 02.04.2015 - 327 O 67/15

  Dabei kann nach der Rechtsprechung des BGH dieser Gefährdungstatbestand auch dann verwirklicht werden, wenn keine unmittelbare Patentverletzung nachfolgt (vgl. BGH GRUR 2001, 228, 231 - Luftheizgerät ).

  Dabei sind unter "Mittel" körperliche Gegenstände zu verstehen, mit denen eine Benutzungshandlung i.S. des § 9 PatG verwirklicht werden kann (vgl. BGH GRUR 2001, 228, 231 - Luftheizgerät ).

 
• OLG Düsseldorf, 17.01.2013 - 2 U 87/12

  Ansprüche wegen der Verletzung eines Patents für ein Verfahren zur Herstellung …

  Auszug aus LG Hamburg, 02.04.2015 - 327 O 67/15

  Soweit das Patent angegriffen ist, muss sich das Verletzungsgericht aber mit den Argumenten auseinandersetzen und prüfen, ob ernst zu nehmende Anhaltspunkte dafür bestehen, dass das Verfügungspatent keinen Bestand haben wird ( OLG Hamburg GRUR-RR 2002, 244, 245 - Spannbacke ), wobei im Falle von Generika-Unternehmen auf der Antragsgegnerseite - wie vorliegend - aufgrund der in diesen Fällen vorzunehmenden besonderen Interessenabwägung die Verbotsverfügung auch dann zu ergehen hat, wenn für das Verletzungsgericht keine endgültige Sicherheit über den Rechtsbestand gewonnen werden kann, aber mehr für als gegen ihn spricht (vgl. OLG Düsseldorf GRUR-RR 2013, 236, 240 - Flupirtin-Maleat ).
• BGH, 04.05.2004 - X ZR 48/03

  Flügelradzähler

  Auszug aus LG Hamburg, 02.04.2015 - 327 O 67/15

  a) Kommt es nicht in jedem Fall zur Patentverletzung, sondern kann das angegriffene Mittel auch patentfrei eingesetzt werden, ist nur ein eingeschränktes Verbot gerechtfertigt ( BGH GRUR 2004, 758, 763 - Flügelradzähler ; BGH GRUR 2007, 679, 685 - Haubenstretchautomat ).
• BGH, 19.12.2006 - X ZR 236/01

  Carvedilol II

  Auszug aus LG Hamburg, 02.04.2015 - 327 O 67/15

  (4) Keine Entlastung vermag die Antragsgegnerin auch aus der Carvedilol II - Entscheidung des BGH zu erlangen (Urteils vom 19.12.2006, Az. XZR 236/01 = GRUR 2007, 404, 405).
• OLG Düsseldorf, 29.04.2010 - 2 U 126/09

  Verfügungsgrund im Patentverletzungsverfahren

  Auszug aus LG Hamburg, 02.04.2015 - 327 O 67/15

  a) Der Erlass einer einstweiligen Verfügung auf Unterlassung in Patentsachen kommt grundsätzlich nur dann in Betracht, wenn sowohl die Frage der Patentverletzung als auch der Bestand des Verfügungspatents im Ergebnis so eindeutig zugunsten der Antragstellerin zu beantworten sind, dass eine fehlerhafte, in einem etwa nachfolgenden Hauptsacheverfahren zu revidierende Entscheidung nicht ernstlich zu erwarten ist ( OLG Hamburg GRUR-RR 2002, 244, 245 - Spannbacke ; OLG Hamburg , Urteil vom 6.6.2013 - Az. 3 U 197/12; vgl. auch OLG Düsseldorf , Urteil vom 29.04.2010 - I 2 U 126/09 = BeckRS 2010, 15862).
• BVerfG, 03.11.1987 - 1 BvR 1257/84

  Herrnburger Bericht

  Auszug aus LG Hamburg, 02.04.2015 - 327 O 67/15

  Dies erfordert eine Abwertung der widerstreitenden Belange und verbietet es, einem davon generell - wie etwa hier dem Sozialrecht - Vorrang einzuräumen (vgl. BVerfGE 77, 240 [253]).
• BGH, 12.02.2003 - X ZR 200/99

  "Hochdruckreiniger", Begriff der erfinderischen Tätigkeit

  Auszug aus LG Hamburg, 02.04.2015 - 327 O 67/15

  Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist von einer erfinderischen Tätigkeit auszugehen, wenn der Durchschnittsfachmann den Gegenstand des Patentanspruchs eines Streitpatents unter Einsatz seiner fachlichen Fähigkeiten nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik auffinden konnte ( BGH GRUR 2003, 693, 694 - Hochdruckreiniger ).
• OLG Düsseldorf, 13.08.2014 - Verg 13/14

  Begriff des öffentlichen Auftrags im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit a der Richtlinie …

  Auszug aus LG Hamburg, 02.04.2015 - 327 O 67/15

  Dies ist derzeit Gegenstand eines von dem OLG Düsseldorf mit Beschluss vom 13.08.2014 (VII-Verg 13/14; BeckRS 2014, 16548) bei dem Europäischen Gerichtshof anhängig gemachten Vorlageverfahrens.
• BGH, 20.03.2001 - X ZR 177/98

  Trigonellin; Schutzwirkung eines Patents nach Beschränkung; Zugabe eines weiteren …
• OLG Düsseldorf, 06.12.2012 - 2 U 46/12

  Ablehnung des Erlasses einer einstweiligen Verfügung wegen der Verletzung eines …
• OLG Düsseldorf, 31.01.2013 - 2 U 54/11

  Abweisung der Klage wegen Verletzung eines Patents betreffend die Verwendung …
• BGH, 20.09.1983 - X ZB 4/83

  Hydropyridin
• LG Düsseldorf, 24.02.2004 - 4a O 12/03

  Anforderungen an das Vorliegen einer Patentrechtsverletzung im …
• BGH, 03.06.1982 - X ZB 21/81

  Voraussetzungen der Patentfähigkeit eines Arzneimittels - Möglichkeit des …
• BGH, 20.01.1977 - X ZB 13/75

  Patentierbarkeit eines therapeutischen Anwendungsverfahrens
• LSG Berlin-Brandenburg, 14.03.2013 - L 3 U 197/12

  Verletztengeld: Hinweis auf entgangene Einnahmeerwartungen wegen Nichtantritts …
• VK Westfalen, 01.06.2015 - VK 2-7/15

  Leistungen der betrieblichen Altersversorgung sind ausschreibungspflichtig!
• BGH, 27.02.2007 - X ZR 113/04

  Rohrschweißverfahren
• BGH, 08.09.2000 - I ZB 21/99

  Rechtsweg zu den Sozialgerichten für Klage gegen eine Betriebskrankenkasse wegen …
• BPatG, 24.01.2017 - 3 Ni 3/15

  Patentfähigkeit des Streitpatents mit der Bezeichnung "Isobutylgaba und dessen …

• VK Bund, 21.12.2015 - VK 1-106/15

  Nachprüfungsverfahren: Abschluss von Rabattvereinbarungen

  ist jedoch zu beachten und wird auch nicht durch das SGB V bzw. dessen § 129 Abs. 1 beschränkt (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 1. Dezember 2015, VII-Verg 20/15; VK Bund, Beschluss vom 16. März 2015, VK 2-7/15; vgl. auch LG Hamburg, Urteil vom 2. April 2015, 327 O 67/15, dass sich der Begründung der VK Bund anschließt).

  Da in Deutschland auf den Arzneimittelverordnungen der Grund bzw. die Indikation für die Verordnung nicht vermerkt wird (bzw. werden darf) und die Apotheker auch nicht die Möglichkeit haben, dies auf anderem Wege zu ermitteln (vgl. auch OLG Düsseldorf, Beschluss vom 1. Dezember 2015, VII-Verg 20/15; LG Hamburg, Urteil vom 2. April 2015, 327 O 67/15), kann eine dem bestehenden Patentschutz zuwiderlaufende Substitution nach § 129 Abs. 1 SGB V im Falle neuropathischer Schmerzen nur dadurch sicher verhindert werden, dass der Arzt ein für die patentgeschützte Indikation zugelassenes Präparat (LYRICA® der ASt oder ein Re-Import) namentlich verordnet und die Ersetzungsbefugnis durch das Aut-idem-Kreuz auf der Verordnung ausschließt.

  Da diese nicht in allen Fällen vorhanden sind - zumal ein Second-Medical-Use- Patent grundsätzlich schlechter auszumachen ist als ein originäres Wirkstoffpatent -, ist es nicht auszuschließen, dass es zu sog. "wilden Substitutionen" kommt (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 1. Dezember 2015, VII-Verg 20/15; LG Hamburg, Urteil vom 2. April 2015, 327 O 67/15).

  Vor diesem Hintergrund reicht es dementsprechend aus, dass ein unmittelbar patentverletzender Gebrauch durch den Abnehmer "mit hinreichender Sicherheit" ausgeschlossen wird (so LG Hamburg, Urteil vom 2. April 2015, 327 O 67/15, m.w.N.).

  Kommt es mithin nicht in jedem Fall zur Patentverletzung, sondern kann der wegen einer Patentverletzung angegangene pharmazeutische Unternehmer sein Arzneimittel auch patentfrei einsetzen, ist nur ein eingeschränktes Verbot gerechtfertigt, wobei sicherzustellen ist, dass einerseits der unmittelbar patentverletzende Gebrauch mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen ist, aber auch andererseits der wirtschaftliche Verkehr mit dem angegriffenen Gegenstand außerhalb des Schutzrechts unbeeinträchtigt bleibt (vgl. LG Hamburg, Urteil vom 2. April 2015, 327 O 67/15).

• VK Bund, 23.12.2015 - VK 1-110/15

  Nachprüfungsverfahren: Abschluss von Rabattvereinbarungen

  Dabei ist richtig, dass das bestehende Patentrecht bei der Ausschreibungskonzeption grundsätzlich zu beachten ist und auch nicht durch das SGB V und etwa dessen Regelung zur Substitution beschränkt (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 1. Dezember 2015, VII-Verg 20/15; VK Bund, Beschluss vom 16. März 2015, VK 2-7/15; vgl. auch LG Hamburg, Urteil vom 2. April 2015, 327 O 67/15, dass sich der Begründung der VK Bund anschließt).

  Da in Deutschland auf den Arzneimittelverordnungen der Grund bzw. die Indikation für die Verordnung nicht vermerkt wird (bzw. werden darf) und die Apotheker auch nicht die Möglichkeit haben, dies auf anderem Wege zu ermitteln (vgl. auch OLG Düsseldorf, Beschluss vom 1. Dezember 2015, VII-Verg 20/15; LG Hamburg, Urteil vom 2. April 2015, 327 O 67/15), kann eine dem bestehenden Patentschutz zuwiderlaufende Substitution nach § 129 Abs. 1 SGB V im Falle neuropathischer Schmerzen nur dadurch sicher verhindert werden, dass der Arzt ein für die patentgeschützte Indikation zugelassenes Präparat (LYRICA® der ASt oder ein Re-Import) namentlich verordnet und die Ersetzungsbefugnis durch das Aut-idem-Kreuz auf der Verordnung ausschließt.

  Da diese nicht in allen Fällen vorhanden sind - zumal ein Second-Medical-Use- Patent grundsätzlich schlechter auszumachen ist als ein originäres Wirkstoffpatent -, ist es nicht auszuschließen, dass es zu sog. "wilden Substitutionen" kommt (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 1. Dezember 2015, VII-Verg 20/15; LG Hamburg, Urteil vom 2. April 2015, 327 O 67/15).

  Vor diesem Hintergrund reicht es dementsprechend aus, dass ein unmittelbar patentverletzender Gebrauch durch den Abnehmer "mit hinreichender Sicherheit" ausgeschlossen wird (so LG Hamburg, Urteil vom 2. April 2015, 327 O 67/15, m.w.N.).

  Kommt es mithin nicht in jedem Fall zur Patentverletzung, sondern kann der wegen einer Patentverletzung angegangene pharmazeutische Unternehmer sein Arzneimittel auch patentfrei einsetzen, ist nur ein eingeschränktes Verbot gerechtfertigt, wobei sicherzustellen ist, dass einerseits der unmittelbar patentverletzende Gebrauch mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen ist, aber auch andererseits der wirtschaftliche Verkehr mit dem angegriffenen Gegenstand außerhalb des Schutzrechts unbeeinträchtigt bleibt (vgl. LG Hamburg, Urteil vom 2. April 2015, 327 O 67/15).

• BPatG, 24.01.2017 - 3 Ni 3/15

  Patentfähigkeit des Streitpatents mit der Bezeichnung "Isobutylgaba und dessen …

  B1 Anlage ASt 3 aus dem einstweiligen Verfügungsverfahren beim Landgericht Hamburg (Az. 327 O 67/15): "Sales Values - Period: Years 2012, 2013, 2014", Midas Data, Dezember 2014 B2 Anlage ASt 27 aus dem einstweiligen Verfügungsverfahren beim Landgericht Hamburg (Az. 327 O 67/15): Eidesstattliche Versicherung von Gayle Hughes vom 19. März 2015 nebst deutscher Übersetzung B3 DE 697 22 426 T3 (deutsche Übersetzung des Streitpatents nach dem Beschränkungsverfahren) B4 Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, Beschluss im Einspruchsverfahren gegen das Patent EP 0 934 061 vom 10. Juni 2005 B5 Beschränkungsantrag zum Patent EP 0 934 061 vom 23. September 2014 B5a Deutsche Übersetzung zu B5 B6 Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, Beschluss im Beschränkungsverfahren zum Patent EP 0 934 061 vom 7. Januar 2015 B6a Deutsche Übersetzung zu B6 B7 Auszug aus MedNet INN services: INN No. 7643 "pregabalin", https://mednet-communities.net/inn, 3 Seiten, vom 2/4/2015 B8 UK Patents Act 1977 c. 37, Section 39, 3 Seiten B9 "Research Services Agreement between Parke Davis & Co. Ltd. and Warner-Lambert Company", 1. Januar 1996 (teilweise geschwärzt), 14 Seiten B10 Whealan, J. M., "Declaration of Associate Dean John M. Whealan, Former Solicitor of the United States Patent & Trademark Office", 4. September 2015, S. 1 bis 25 und Appendix, 3 Seiten B10a Deutsche Übersetzung zu B10, 26 Seiten B11 Schreiben der Prozessvertreter Allen & Overy im parallelen englischen Nichtigkeitsverfahren, 12. September 2014 B12 Chadwick D., The Lancet, 1994, 343, S. 89 bis 91 B13 Hill, D. R., et al., Eur.

  Die vorstehenden Ausführungen zur erfinderischen Tätigkeit stehen auch nicht im Widerspruch zu der Entscheidung 327 O 67/15 des LG Hamburg hinsichtlich eines das Streitpatent betreffenden einstweiligen Verfügungsverfahrens.

  Denn das LG Hamburg benennt als zuständigen Fachmann einen Mediziner mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Schmerztherapie (vgl. LG Hamburg, Urteil vom 2. April 2015 Rn. 134 - 327 O 67/15, juris), während dieser nach Ansicht des Senats nicht nur aus einem Mediziner, sondern aus dem für die Entwicklung von Arzneimitteln typischen Team besteht, das neben einem Mediziner zumindest auch einen Pharmakologen mit mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln umfasst (vgl. I.4.).

 
• VK Bund, 08.04.2016 - VK 1-104/15

  Nachprüfungsverfahren: Rabattvereinbarungen

  327 O 67/15, das sich der Begründung der VK Bund anschließt).

  Da in Deutschland auf den Arzneimittelverordnungen der Grund bzw. die Indikation für die Verordnung nicht vermerkt wird (bzw. werden darf) und die Apotheker auch nicht die Möglichkeit haben, dies auf anderem Wege zu ermitteln (vgl. auch OLG Düsseldorf, Beschluss vom 1. Dezember 2015, VII-Verg 20/15; LG Hamburg, Urteil vom 2. April 2015, 327 O 67/15), kann eine dem bestehenden Patentschutz zuwiderlaufende Substitution nach § 129 Abs. 1 SGB V im Falle neuropathischer Schmerzen nur dadurch sicher verhindert werden, dass der Arzt ein für die patentgeschützte Indikation zugelassenes Präparat (LYRICA® der ASt oder einen Re-Import) namentlich verordnet und die Ersetzungsbefugnis durch das Aut-idem-Kreuz auf der Verordnung ausschließt.

  Da diese nicht in allen Fällen vorhanden sind - zumal ein Second-Medical-Use-Patent grundsätzlich schlechter auszumachen ist als ein originäres Wirkstoffpatent -, ist es nicht auszuschließen, dass es zu sog. "wilden Substitutionen" kommt (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 1. Dezember 2015, VII-Verg 20/15; LG Hamburg, Urteil vom 2. April 2015, 327 O 67/15).

  Vor diesem Hintergrund reicht es dementsprechend aus, dass ein unmittelbar patentverletzender Gebrauch durch den Abnehmer "mit hinreichender Sicherheit" ausgeschlossen wird (so LG Hamburg, Urteil vom 2. April 2015, 327 O 67/15, m.w.N.).

• LG Hamburg, 29.04.2021 - 327 O 36/21

  Wiedergabewarteschlangensteuerung II - Einstweiliges Unterlassungsverfahren wegen …

  Sind - wie hier - Verfügungsanspruch und Verfügungsgrund durch die Antragstellerseite glaubhaft gemacht, steht die Anordnung einer Sicherheitsleistung im Ermessen des Gerichts (vgl. Kammer, Urt. v. 02.04.2015 - 327 O 67/15, GRUR-RS 2015, 08240 - Rabattvertrag ).
• LG Hamburg, 02.03.2017 - 327 O 143/15

  Rabattvertrag II - Urteilsverfügung im Patentrechtsstreit: Aufhebungsantrag für …

  "Wir nehmen Bezug auf die Abschlusserklärungen für die H. AG und die ... GmbH vom 1. August 2016 hinsichtlich der einstweiligen Verfügungen des Landgerichts Hamburg vom 2. April 2015 (Az. 327 O 67/15 und 327 O 143/15).